Si votre entreprise envisage de vendre des produits et services virtuels protégés par une marque dans le metaverse, vous devez déposer des demandes de marque dès que possible. Mais comment déposer une demande de protection de marque pour un entraîneur numérique, un sac à main virtuel, quelle définition des produits et services est appropriée, et quelles classifications conviennent ?
Certaines entreprises ont déjà lancé de vastes programmes de dépôt, par exemple les géants de la chaussure tels que Nike et Converse (les deux entreprises ont récemment déposé un certain nombre de demandes auprès de l’Office des brevets et des marques des États-Unis). En outre, il n’est pas surprenant que des entreprises des secteurs de la mode, des cosmétiques, du sport et du divertissement déposent également des demandes d’utilisation de leurs marques dans le monde virtuel. Bien que ces demandes doivent encore être examinées, elles donnent un aperçu des possibilités d’enregistrement de marques pour les biens virtuels.
Il semble que les entreprises déposent des demandes concernant les classes de produits suivantes (pour en savoir plus sur la classification internationale des biens et des services, allez sur le site de l’EUIPO) : biens virtuels téléchargeables, principalement des logiciels (classe 9), services commerciaux impliquant des biens virtuels (classe 35), services de divertissement (classe 35), NFT et biens virtuels non téléchargeables en ligne (classe 42) et services financiers, y compris les jetons numériques (classe 36). Au fur et à mesure que ces demandes sont examinées par les différents offices des marques, les descriptions des produits et services, ainsi que les questions relatives à leur classification, sont susceptibles d’être davantage normalisées, et les lignes directrices qui en résultent serviront aux demandeurs ultérieurs.
Dans la plupart des juridictions, le premier à déposer une demande devient le propriétaire des droits sur la marque
Et même aux États-Unis, où l’utilisation effective sur le marché prime sur une éventuelle date de dépôt antérieure, il est essentiel de déposer rapidement une demande pour tenter d’avoir une base de soutien, puisque la date de cette demande établira la date de première utilisation, même si l’utilisation effective a lieu plus tard.
Il n’est pas surprenant qu’un certain nombre de personnes mal intentionnées tentent d’usurper ces précieux droits de marque dans le metaverse en déposant des demandes préventives. Les demandes d’enregistrement de marques de mauvaise foi dans le métavers sont nombreuses. Aux États-Unis, par exemple, de telles applications ont récemment été détectées pour des marques de mode telles que Prada et Gucci. Ces demandes posent des problèmes importants aux propriétaires de marques, car les coûts associés à ces litiges peuvent être très élevés, ce qui entraîne des pertes importantes de ressources pour l’entreprise.
Certaines entreprises n’aiment pas que leurs marques soient utilisées dans le metaverse. Hermès, par exemple, associe sa marque à des articles de maroquinerie, des soieries et d’autres produits fabriqués à la main avec goût, qui sont très appréciés par ses clients. L’entreprise considère comme une hérésie à la nature de ses produits de les vendre virtuellement. Cela n’a pas empêché un pirate du méta-univers de vendre des produits Hermès virtuels.
Fin 2021, Hermès a protesté contre la vente sur OpenSea de MetaBirkins, des NFT virtuels créés par l’artiste Mason Rothschild qui sont virtuellement identiques aux sacs Hermès Birkin, très convoités et reconnaissables. Ces sacs se vendent des milliers de dollars. Les NFT MetaBirkin se vendent également en grande quantité : selon les informations disponibles, ils ont généré près d’un million de dollars sur OpenSea. Hermès a protesté et déposé une plainte.
Si votre entreprise ne compte pas utiliser ses marques dans le métavers, peut-elle établir qu’elles sont célèbres et donc les protéger de l’utilisation dans cet univers ?
La société pourrait bien faire valoir qu’une utilisation non autorisée de ses marques dans le métavers entache l’exclusivité de la marque qu’est Hermès. Mais d’autres marques moins connues pourraient avoir beaucoup plus de difficultés juridiques. Ils peuvent être amenés à recourir à l’analyse du risque de confusion, qui constitue la base des actions en contrefaçon de marque. Dans ce cas, le propriétaire de la marque pourrait faire face à une décision défavorable car le tribunal pourrait se concentrer exclusivement sur la question de savoir si les produits et services correspondants, virtuels ou réels, sont similaires les uns aux autres, ou sur les canaux de commercialisation très différents, de la même manière qu’un office des marques pourrait le faire lors de l’examen d’une demande d’opposition lors d’une demande d’enregistrement de produits virtuels. Les propriétaires de marques et leurs avocats peuvent avoir besoin d’évaluer s’il serait également approprié d’intenter une action en justice pour publicité trompeuse, ainsi que pour appropriation illicite et concurrence déloyale, en common law.
La surveillance des marques pourrait être plus difficile que jamais dans le metaverse
Le marché du NFT est déjà inondé de fraudes et de frustrations de la part des utilisateurs. Des appels sont maintenant lancés à OpenSea, la plus grande place de marché NFT, et aux autres places de marché NFT pour qu’elles soient plus vigilantes dans leurs opérations. Dans cet environnement sauvage, les risques pour les marques sont nombreux. Tout d’abord, il est possible que les ventes fondées sur la bonne foi d’une marque puissent profiter à quelqu’un d’autre que le propriétaire de cette marque, comme le montre l’exemple de MetaBirkin. Deuxièmement, les clients qui achètent un NFT frauduleux peuvent être frustrés d’avoir payé cher un article qui n’était pas d’une marque autorisée et voir disparaître la valeur du NFT dans lequel ils ont investi.
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Tel qu’il est conçu, le métaverse deviendra un espace en constante expansion avec de nombreux participants. Des services de surveillance seront sans doute développés avec des modalités spéciales pour rechercher dans le métavers les utilisations frauduleuses des marques. La collaboration avec les clients est l’un des moyens par lesquels les marques peuvent savoir si un abus a lieu. Et, du moins pour l’instant, les mesures d’exécution utilisées sont les plus classiques : lettres de cessation et de désistement et suivi des procédures judiciaires.
Pour les propriétaires de marques, la protection des marques et leur opérations de marketing dans le metaverse sera cruciale, et se préparer à jouer dans ce nouveau méta-terrain nécessitera une stratégie juridique.
L’épuisement des droits s’applique-t-il à la vente d’un produit virtuel de marque ?
Lorsqu’une personne achète un produit tangible, qu’il s’agisse d’un vêtement, d’un appareil ménager ou d’une voiture, elle acquiert le droit d’en faire ce qu’elle veut. Il peut en modifier l’apparence ou la fonctionnalité, le donner à quelqu’un d’autre ou le vendre sur le marché de l’occasion, ou même le détruire. Selon la doctrine de l’épuisement des droits, le propriétaire de la marque perd la capacité de contrôler ses produits sur le marché une fois qu’ils sont vendus. Mais que se passe-t-il lorsque l’article est un article virtuel, plutôt qu’un bien tangible ? Il y a plus de questions que de réponses. Par exemple, quels sont les droits de l’acheteur sur l’objet virtuel qu’il a acheté et, ce qui est peut-être plus important, quels sont les droits que l’acheteur croit avoir ? Les droits du propriétaire de la marque sont-ils épuisés au moment de la vente ou continue-t-il à avoir des droits de propriété intellectuelle sur l’objet transféré ? Le propriétaire de la marque continue-t-il à avoir des obligations envers l’acheteur ou envers un destinataire ultérieur ?
Les jeux vidéo, comme Fortnite, sont les géniteurs du métavers, et vendent depuis longtemps des accessoires, des skins ou des « produits cosmétiques » que les joueurs peuvent utiliser sur leurs avatars en ligne. Ainsi, il est possible que le modèle de ce jeu vidéo soit révélateur du métavers. Les skins n’expirent pas et appartiennent aux joueurs, à condition, bien sûr, qu’ils continuent à jouer avec les nouvelles versions de Fortnite. La propriété d’un tel bien, conditionnée à la participation par le paiement continu de droits de licence, ressemble davantage à une licence qu’à un véritable transfert d’un objet dans le monde réel. Que se passera-t-il si les « jardins clos » de l’internet d’aujourd’hui disparaissent ? Ces skins seront-ils quelque chose que l’acheteur pourra posséder et utiliser dans le métavers, et pas seulement sur une plateforme particulière ? À quoi peut s’attendre la personne qui porte une paire de chaussures Nike virtuelles ou un sac à main Gucci virtuel ?
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